近日，最高人民法院就PRETUL涉外定牌加工（OEM）商标侵权再审一案作出（2014）民提字第38号民事判决书，认定再审申请人（一审被告）浦江亚环锁业有限公司根据墨西哥的储伯公司委托，在其生产的挂锁上使用“PRETUL”相关标识的行为，不属于商标法意义上的商标使用，不构成对被申请人（一审原告）莱斯防盗产品国际有限公司“PRETUL及椭圆图形”商标权的侵犯，判决撤销浙江省高级人民法院（2012）浙知终字第285号民事判决、浙江省宁波市中级人民法院（2011）浙甬知初字第56号民事判决，驳回莱斯公司的诉讼请求。
最高人民法院再审判决认为：本案中，储伯公司系墨西哥“PRETUL”或“PRETUL及椭圆图形”注册商标权利人（第6类、第8 类）。亚环公司受储伯公司委托，按照其要求生产挂锁，在挂锁上使用“PRETUL”相关标识并全部出口至墨西哥，该批挂锁并不在中国市场上销售，也就是该标识不会在我国领域内发挥商标的识别功能，不具有使我国的相关公众将贴附该标志的商品，与莱斯公司生产的商品的来源产生混淆和误认的可性能。商标作为区分商品或者服务来源的标识，其基本功能在于商标的识别性，亚环公司依据储伯公司的授权，上述使用相关“PRETUL”标志的行为，在中国境内仅属物理贴附行为，为储伯公司在其享有商标专用权的墨西哥国使用其商标提供了必要的技术性条件，在中国境内并不具有识别商品来源的功能。因此，亚环公司在委托加工产品上贴附的标志，既不具有区分所加工商品来源的意义，也不能实现识别该商品来源的功能，故其所贴附的标志不具有商标的属性，在产品上贴附标志的行为亦不能被认定为商标意义上的使用行为。
商标法保护商标的基本功能，是保护其识别性。判断在相同商品上使用相同的商标，或者判断在相同商品上使用近似的商标， 或者判断在类似商品上使用相同或者近似的商标是否容易导致混淆，要以商标发挥或者可能发挥识别功能为前提。也就是说是否破坏商标的识别功能，是判断是否构成侵害商标权的基础。在商标并不能发挥识别作用，并非商标法意义上的商标使用的情况下，判断是否在相同商品上使用相同的商标，或者判断在相同商品上使用近似的商标，或者判断在类似商品上使用相同或者近似的商标是否容易导致混淆，都不具实际意义。本案中，一、二审法院以是否相同或者近似作为判断是否构成侵犯商标权的要件，忽略了本案诉争行为是否构成商标法意义上的商标使用之前提，适用法律错误，本院予以纠正。
最高人民法院此案再审判决一出，有业内朋友戏称，就涉外定牌加工（OEM）商标侵权之争算是“一统江湖”了。由此案，我不禁想起十年前的“SOYODA”油漆刷定牌加工商标侵权纠纷案。那是在2004年“西班牙耐克”服装OEM海关监管纠纷案争论后，《中国工商报》商标世界专刊理论法制版于2005年3月至7月间组织工商执法人员讨论的案例。我当时参与讨论，并在该报2005年7月28日理论法制版发表了《定牌加工中商标标注具有特殊性——奋发公司的加工行为不是商标侵权》。在此文中，我提出：定牌加工人应定牌人委托生产加工并提供贴附了指定商标的产品的行为，不属于我国《商标法》所称的“使用商标”行为。我当初观点，与最高人民法院此次再审判决观点可说相近。
“SOYODA”油漆刷定牌加工商标侵权纠纷案情：中国境内的奋发公司，2002年秋季至2004年应厄瓜多尔共和国SOYODA.SA公司委托，在中国境内定牌加工贴附了SOYODA.SA公司在厄瓜多尔共和国拥有注册商标权的“SOYODA”商标的油漆刷，且全部交付发往SOYODA.SA公司所在的厄瓜多尔共和国。但在中国内地，第21类刷子、刷制品等商品上注册的“SOYODA”商标，是自然人喻某于2002年7月16日申请、2003 年10月14日获准注册的，注册号3243431。获喻某独家许可使用“SOYODA”注册商标的江苏佳弘国际贸易有限公司，于2004年7月2日向工商部门投诉奋发公司构成商标侵权。
当时，有不少执法人员认为，奋发公司定牌加工行为构成2001年《商标法》第五十二条第（一）项所规定的商标侵权行为。但我的观点是：在本案中，奋发公司的定牌加工行为不属我国《商标法》所称的“使用商标”行为，奋发公司和SOYODA.SA公司不可能对中国境内的“SOYODA”商标造成任何损害，也就不应当认定奋发公司构成商标侵权。我当时的理由是：
（一）定牌加工人应定牌人委托生产加工并提供贴附了指定商标的产品的行为，不属于我国《商标法》所称的“使用商标”行为
从逻辑上讲，使用商标不外乎两种情况，不是使用自己的商标，就是使用他人的商标。按照《商标法》的规定，使用他人的注册商标应当签订商标使用许可合同，并报商标局备案。定牌加工是我国乃至世界范围内广泛存在的一种生产经营模式，对于定牌加工人应商标注册人委托，生产加工并贴附指定商标的产品的，《商标法》等法律法规以及执法实践中，并未要求委托人和受委托的定牌加工人签订商标使用许可合同并报商标局备案。很显然《商标法》并不认为定牌加工人此种受委托加工并提供工作成果的行为属于“使用商标”范畴。之所以这样立法，是因为商标的主要功能是区分商品的提供者，只有在相关商品进入或准备进入市场的情况下，商标的这种功能才能得到体现，才能构成真正意义上的“使用商标”；定牌加工的产品进入市场后，其质量及相关法律责任均由委托人对外负责，定牌加工人其实仅相当于委托人设的一个生产加工车间；定牌加工的产品上贴附的商标，是用来区分委托人与同类商品的其他提供者，而非区分定牌加工人与同类商品的其他提供者。因此，将产品全部交付委托人的定牌加工人，不应当被视为“商标使用人”。
当然，委托人将定牌加工产品投入市场或准备投入市场时，就属于“使用商标”了。但委托人此类使用商标的地域范围，取决于其投入或准备投入的市场所在地；此类使用合法与否，则取决于在该地域他人是否有排他的商标权。如果委托人侵犯他人商标专用权，且定牌加工人有过错的话，定牌加工人就属于为委托人商标侵权行为提供便利条件的侵权人，但无论如何都不应当依据2001年《商标法》第五十二条第（一）项来认定定牌加工人构成商标侵权。
（二）商标侵权行为应当以造成损害或可能造成损害为要件，即造成或可能造成相关公众的混淆、误认或商标淡化是商标侵权的构成要件
作为侵权行为的一种，商标侵权行为同样要求造成或可能造成损害。所谓的特殊侵权行为，只是其主观过错方面的要求即归责原则方面不同，并未否定损害事实要件。由于商标的主要功能是区分商品的提供者，因此商标侵权的损害主要是造成或可能造成混淆、误认或商标淡化。2001年《商标法》第五十二条第（一）项的确是取消了主观过错要件，但从立法语境来看，立法者是认为，凡在中国境内从事市场交易的经营者，只要未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的，就完全可能产生市场混淆，也就完全可能造成损害。其实，我们还可以通过对比TRIPS协议第十六条第一款有关注册商标授权的规定，得出混淆是构成商标侵权的要件之一的结论。该款规定：“注册商标的所有人应享有独占权，禁止任何第三方未经其许可在交易过程中，使用与此相同或类似的商品或服务上使用相同或类似的标记，因为此种使用可能产生混淆。只要在相同商品或服务上使用相同标记的，就应推定有可能产生混淆。”其潜在含义是，如果有证据表明确实不可能产生混淆的，也就不构成侵权。
“SOYODA”油漆刷定牌加工商标侵权纠纷案是十年前的案件，当时有效的2001年版《商标法》第五十二条第（一）项，未明确提出“混淆”要件，但明确提出了“作商标使用”的要件。此次最高人民法院对“PRETUL”挂锁案的再审判决，进一步明确了被控侵权行为构成商标法意义上的商标使用，是界定商标侵权的前提；若无商标法意义上的商标使用，则判断是否相同类似商品、是否相同近似商标、是否容易导致混淆，均无实际意义。当然，2013年修订的《商标法》第五十七条第（一）项和第（二）项，在明确“作商标使用”要件基础上，区分是否相同商品且相同商标对“混淆”要件作出了规定：（1）对未经商标注册人许可，在相同商品上使用近似商标，或者在类似商品上使用相同或近似商标的，以“容易导致混淆”为构成商标侵权的要件。（2）对未经商标注册人许可，在相同商品上使用相同商标的，直接认定为商标侵权。不过，对于“两同”使用直接认定为商标侵权的做法，与TRIPS协议第十六条第一款的“两同使用推定混淆”，实质上应当是一样的。
有人担心，最高人民法院在“PRETUL”挂锁案再审判决中，有关“涉外定牌加工人在委托加工产品上所贴附的标志不具有商标的属性，在产品上贴附标志的行为亦不能被认定为商标意义上的使用行为”的观点，易导致国内不法厂家打着涉外定牌加工（OEM）的“幌子”逃避商标侵权责任追究，如：只要其侵权产品未在国内市场被查获，而只在生产现场查获时，就说自己是涉外定牌加工（OEM），产品将全部交付境外市场。个人认为，这其实是个证明问题，即被控侵权厂家得证明自己生产现场被查获的被控侵权产品，是真实的涉外定牌加工成果。另外，依据《中华人民共和国产品质量法》第二十七条，在我国内地市场销售的产品（包括进口产品），其产品或包装上的标识都必须有中文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址，以及其他中文说明。而交付境外市场的涉外定牌加工产品或者其他外贸产品，一般都是使用目的地通用的语言文字来标注产品名称、厂名厂址等事项。因此，实务中还可从被控侵权产品上使用的语言文字，来判断其是否真实的涉外定牌加工。
我十年前在“SOYODA”油漆刷定牌加工商标侵权纠纷案讨论中提出的，定牌加工人受委托生产加工并提供贴附了指定商标的产品的行为，不属于我国《商标法》所称的“使用商标”行为之观点，其实还可及于国内定牌加工。个人认为，即使是国内定牌加工，只要加工人能证明自己是真实的定牌加工，产品全部交付定牌委托人而其自己不对外销售，那么，其在定牌加工中贴附相关标识的行为，仍不属2001年《商标法》第五十二条第（一）项或者2013年《商标法》第五十七条第（一）项和第（二）项规定的“商标使用行为”。如果定牌加工人在明知或应知定牌委托人并非商标权人也未获得商标注册人许可的情况下，而接受委托生产用于国内市场的定牌加工侵权产品，就应依照2001年《商标法》第五十二条第（五）项、2002年《商标法实施条例》第五十条第（二）项，或者依照2013年《商标法》第五十七条第（六）项“故意为侵犯他人商标专用权行为提供便利条件，帮助他人实施侵犯商标专用权行为的”规定，认定其定牌加工行为构成商标侵权。
文章来源：知产力
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