【案号】
（2014）沪二中民五（知）终字第40号
【裁判要旨】
关于驰名商标服务合同的效力，虽然该类合同与驰名商标制度的整体宗旨和精神不符，但由于法律并不禁止驰名商标的认定，只要当事人就驰名商标认定达成合意，该类合同应为有效合同。但在无特殊约定的情况下，合同当事人应当各自承担相应的风险。
【案情介绍】
2008年4月，原告A公司与被告B公司签订《商标战略管理咨询合作协议书》（下称《合作协议》），主要内容为：B公司帮助甲方制定创驰申报材料，并负责设计和印刷，通过侵权案件帮助甲方商标获得驰名商标的认定，A公司支付咨询费用总额为人民币50万元。
原告A公司诉称：协议签订后，原告依照协议约定向被告支付了人民币25万元的委托费用。因被告未能按照协议约定履行其义务，违背了诚实信用原则，给原告造成了一定的经济损失，并严重影响了原告驰名商标认定，故原告请求判令被告返还原告委托费用25万元。
被告B公司辩称：在《合作协议》履行期间，其向原告提供了美人鱼公司、枫菱公司、御生公司涉嫌侵犯原告商标专用权的信息。审理中，B公司确认其是枫菱公司、御生公司的股东，且表示上述两家公司的设立是为了促进工商部门立案。因此，在协议履行期间，被告履行了自己的义务，故其并未违约，请求驳回原告的诉讼请求。
一审法院经审理认为，双方签订的《合作协议》系当事人的真实意思表示，且不违反法律及行政法规的强制性规定，为依法成立的有效协议，对当事人具有法律约束力，当事人应当按照约定全面、诚信履行自己的义务；鉴于B公司提供的涉嫌侵权的信息均未得以立案查证，因而在缺乏其他证据印证的情况下，法院对B公司披露的由其法定代表人控股的两家公司涉嫌侵犯裕生公司商标权的信息的真实性不予认可。《合作协议》履行期间，申报驰名商标的行政认定程序始终未能启动，并且作为启动该等认定程序的关键证明材料亦存在不实，故在该等情况下，B公司不仅构成违约，并且应当对工商部门未能立案启动驰名商标认定程序这一结果负有相应责任，该等结果也意味着原告商标获得驰名商标认定的合同目的无法得以实现，因此B公司应当返还A公司合同费用25万元。
一审判决后，B公司不服，提起上诉。二审法院经审理判决驳回上诉，维持原判。
【法官评析】
一、驰名商标服务合同的法律效力
在本案审理过程中，关于涉案合同的性质，存在三种不同的观点。
有观点认为，驰名商标是为相关公众所熟知的商标，其仅仅是商标具有极高知名度和美誉度的事实状态，并非一种荣誉称号。商标法第十四条第五款明确规定：“生产、经营者不得将‘驰名商标’字样用于商品、商品包装或者容器上，或者用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。”因此，驰名商标的认定应坚持被动、按需、个案认定的基本原则。如果仅为了争创驰名商标而委托他人去发现、寻找侵权行为，有违设立驰名商标制度的初衷，也与商标法的基本立法宗旨不符。故专门为创设驰名商标而设立的合同应为无效合同。
也有观点认为，当事人订立此类合同存在明确的目的，即由工商行政部门或人民法院认定驰名商标。但驰名商标能否认定不仅取决于商标自身是否满足为相关公众普遍知悉的知名度，而且取决于具体的侵权行为是否具有认定驰名商标认定的必要，是将来发生的、不确定的事实状态。因此，此类合同应属于附条件的合同，最终以涉案商标能否认定为驰名商标来决定合同效力是否发生或消灭。
还有观点认为，虽然驰名商标仅仅是消极的事实状态，并不是积极的权利，但由于法律并不禁止驰名商标认定，也不禁止商标权人积极通过发现侵权线索以获得驰名商标认定的机会。因此，在双方当事人意思表示一致，且不存在欺诈、胁迫、重大误解等影响合同效力的情况下，为创设驰名商标所订立的合同应为有效合同。
笔者同意第三种观点。驰名商标虽然是消极的事实状态，但法律并不禁止驰名商标的认定，而是规定在符合条件的情况下，工商行政部门或人民法院可以在案件审理中认定驰名商标。因此，以创设驰名商标为目的所订立的合同，虽然与商标法以及驰名商标的制度宗旨有所违背，但驰名商标认定本身并不具有违法性。即使实践中有的当事人在履行合同中可能存在捏造虚假侵权线索等行为，以达到让有关部门立案，进而认定驰名商标的目的，但这属于履行合同的手段违法，当事人应当受到虚假诉讼、伪造证据等方面的惩罚，但不能因为手段违法而否认驰名商标认定合同的效力。为此，应当区分合同订立的目的与合同履行的手段，只要合同订立的目的不具有非法性或者损害国家、集体、第三人利益的情况，应当认定此类合同为有效合同。
附条件的合同是指当事人在合同中特别规定一定的条件，以条件是否成就来决定合同效力的发生或消灭的合同。以创设驰名商标为目的订立的合同，虽然有的当事人在合同中也会约定只有成功认定驰名商标才支付相关代理费等对价，但这只会影响合同的部分权利义务内容，对于整个合同的效力并不产生影响。事实上，此类合同签订后便对当事人产生约束力。受托方有义务开展寻找侵权线索、立案、争取驰名商标认定等行为，委托方也有义务进行必要的配合。因此，以创设驰名商标为目的的合同不是附条件的合同，驰名商标认定不是此类合同生效与否的条件，恰恰是当事人正常履行此类合同期待发生的结果。
二、驰名商标服务合同的风险负担
为创设驰名商标所订立合同系双方当事人的真实意思表示，且不违反法律及行政法规的强制性规定，依法成立并生效，当事人均应按照合同的约定履行各自的义务。但是由于此类合同的内容和目的涉及驰名商标认定，而驰名商标的认定取决于两个条件：一是存在有必要进行驰名商标认定的侵权案件；二是相关商标客观上为相关公众熟知，已属驰名。因此，以驰名商标认定为目的所签订合同的履行可以分为两个阶段，即有必要进行驰名商标认定的侵权案件发现阶段和驰名商标认定阶段，不同阶段均存在合同未履行或合同目的无法实现的风险。
一方面，作为驰名商标认定合同的受托方，其并不是仅仅提供侵权线索或侵权信息，促成侵权行为立案，而是有义务和责任发现有必要进行驰名商标认定的侵权案件。就未注册商标而言，受托人必须找到在相同或类似商品上使用委托人商标的侵权行为；就注册商标而言，委托人必须找到在不相同或不相类似商品上使用委托人商标的行为。否则，在委托方没有过错的情况下，受托方应当承担未履行合同义务的风险及责任。另一方面，在有必要认定驰名商标的情况下，涉案商标能否认定为驰名商标主要取决于委托方自身的情况，包括使用该商标商品的市场份额与销售区域、该商标的持续使用时间、该商标的宣传投入、市场声誉等因素。在受托方尽到协助义务的情况下，相关商标能否认定驰名商标并不是受托方能够控制和决定的，委托方应当承担相关商标最终可能无法认定驰名商标的风险。
本案中，B公司并没有发现和提供有必要进行驰名商标认定的侵权案件：第一，B公司发现的侵权行为的实施者分别为御生公司和枫菱公司，B公司的法定代表人为上述两家公司的股东，而且B公司法定代表人亦认可上述两家公司的设立是为了促进工商管理部门立案，因此，法院认为B公司发现的侵权信息并非B公司基于市场调研和跟踪获得的；第二，B公司发现的侵权行为并没有被工商管理部门立案受理，没有促成工商管理部门启动驰名商标认定程序，因此，在B公司没有证据证明工商管理部门未立案与A公司存在直接因果关系的情况下，法院认为B公司在《合作协议》约定期限没有履行符合《合作协议》约定的发现有必要认定驰名商标侵权案件的义务，未促成工商管理部门启动驰名商标认定程序，致使《合作协议》的目的不具有实现的基本条件，A公司有权解除因双方的《合作协议》，B公司应当返还已经收取的合同费用。
文章来源：http://www.ciplawyer.cn/article.asp?articleid=17755
作者：凌宗亮
作者单位：上海知识产权法院
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